Дмитрий Марканов

Патент на спокойствие: о товарных знаках

Дата Ноя 13, 17 • Нет комментариев

Дмитрий Марканов: регистрация бренда нужна не для нападения, а для защиты вашего бизнеса. Как выглядят современные патентные тролли, как защитить свой бизнес от нападок...
Pin It

Главная » Важное, Журнал «Управление Бизнесом» № 38 » Патент на спокойствие: о товарных знаках

Дмитрий Марканов: регистрация бренда нужна не для нападения, а для защиты вашего бизнеса.

Как выглядят современные патентные тролли, как защитить свой бизнес от нападок конкурентов и в чем различия между Россией и Западом, когда речь идет о правах на бренд? Об этом журналу «Управление бизнесом» рассказывает партнер и руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения споров PATENTUS Дмитрий Марканов.

– Так как же обстоят дела с защитой прав владельцев интеллектуальной собственности в России и на Западе?

– На Западе технологии защиты прав правообладателей развиваются быстрее. Их практика опережает нашу лет на десять, и мы во многом перенимаем западный опыт.

Там шире спектр исков в защиту правообладателей, суды стоят на позиции защиты прав правообладателя, очень велики компенсации за нарушение прав – десятки, сотни миллионов долларов. Есть механизмы, которых нет у нас. К примеру, иск о ненарушении. Вы производитель продукции, но есть патент, который, как вы считаете, может вам мешать. И вы не знаете, выходить ли на рынок: если выйдете, можете получить иск от обладателя патента и понесете многомиллиардные убытки. Поэтому, прежде чем выходить на рынок, вы, заранее предполагая, что данный патент не нарушаете, обращаетесь к его правообладателю и просите предоставить вам соответствующую справку. В случае отказа обращаетесь с иском в суд и доказываете либо то, что вы этот патент не используете в принципе и поэтому ничего не нарушаете, либо то, что вы его используете в давно известной части – части, перешедшей во всеобщее достояние.

Но есть и минусы: на Западе судиться дорого и долго. Средняя продолжительность патентного спора в суде 2–3 года. Средняя стоимость – от 1 до 10 млн долларов. Зато есть определенная степень прозрачности и понимание, какое решение может вынести суд.

– А каковы сроки и стоимость патентных судебных споров в России?

– У нас очень быстрое судебное производство по интеллектуальной собственности, но не без ущерба качеству. Если мы говорим об аннулировании товарного знака, это можно сделать за 3–4 месяца. Аннулировать патент возможно за 6–8 месяцев. Судебный спор по товарному знаку длится в среднем 3–4 месяца, по патенту – 6–7 месяцев. Таких сроков нет ни в одной стране мира. Кроме того, у нас дешево судиться – услуги юридических компаний относительно недорогие.

Патент

Сегодня владельцы стартап-компаний уже на этапе постановки бизнеса задаются вопросом, как зарегистрировать товарный знак

Что касается стоимости услуг, к примеру, на регистрацию товарного знака или патента, предоставляемых юркомпаниями, то она начинается от 10 000–15 000 рублей и заканчивается 1000–2000 евро. Зависит от серьезности компании и ее статуса: это может быть маленький индивидуальный предприниматель, сидящий на окраине Петербурга, не имеющий статуса патентного поверенного, а может быть мировой гигант, одна из крупнейших фирм мира типа Baker & McKenzie. Даже иностранные компании, работающие на нашем рынке, здесь берут в 10 раз меньше, чем за аналогичную работу взяли бы у себя в Англии или Америке. Благодаря политике нового руководства Роспатента существенно сократились и сроки регистрации товарных знаков: раньше это занимало 14–18 месяцев, сейчас мы получаем решение за 8–10 месяцев. А заявленный срок – к чему пытаются прийти – 7 месяцев. Это очень хороший показатель, на уровне самых передовых стран. И это с учетом того, что у нас, в отличие от других стран, проходит экспертиза рассмотрения заявок по существу, а не по системе оппозиции.

– Что это означает, поясните, пожалуйста, «для непосвященных»?

– Есть два типа систем регистрации знаков. Одна – система оппозиции, когда заявка на интеллектуальную собственность подается в ведомство той или иной страны и это ведомство проверяет формальные критерии (правильно ли оформлено, оплачена ли пошлина, в нужном ли размере) плюс по базовым основаниям – не противоречит ли интересам государства и общества? Но при этом нет проверки на сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками или с ранее поданными заявками. Это остается на усмотрение правообладателя. Заявка публикуется, и с этого момента начинается срок оппозиции, в течение которого каждое заинтересованное лицо может подать ту самую оппозицию и указать, что знак регистрировать нельзя, потому что я, к примеру, уже владею схожим знаком или 20 лет работаю под этим названием. Если оппозиция подается, она рассматривается. Если не подается, по истечении срока на подачу выдается товарный знак.

У нас ситуация другая. Роспатент получает заявку, проверяет ее по общим основаниям (гуманность, мораль, интересы государства) и по относительным: то есть ищет в базе сходные заявки на сходные товарные знаки и проверяет, не используется ли сходное обозначение кем-то еще.

– Будет ли Россия переходить на систему оппозиции?

– Да, скорее всего. Эта тема активно обсуждается. Хорошо это или плохо? Хорошо в обществе с высоким правосознанием, где предприниматель, имеющий товарный знак, понимает, что это его актив и за ним надо следить, что надо заказывать услугу так называемого watching, когда раз в месяц или квартал вам сообщают, не подана ли где-то заявка на ваш товарный знак, чтобы вы могли быстро успеть подать оппозицию.

Мы понимаем, что в большинстве своем российские компании не станут заказывать такую услугу, а будут спокойно жить со своими товарными знаками и скорее пойдут в суд, если спустя какое-то время узнают, что появился конкурент с таким же товарным знаком. Поэтому я не уверен, что наша культура, наше правосознание предпринимательского сообщества находятся на том уровне, когда может работать система оппозиции. Но в целом она растет.

Грамотность повышается. Если раньше слово «товарный знак» у многих вызывало вопросы, то теперь владельцы стартап-компаний уже на этапе постановки бизнеса задаются вопросом, как его зарегистрировать и сколько это будет стоить.

– Каковы основные тренды на рынке интеллектуальной собственности России? Есть ли особенности?

– Историческая особенность в том, что патенты у нас всегда получали ради бумажки за авторское вознаграждение и содержание патента никто не регулировал. Пишут формулу, лишь бы патент был выдан. Охраняет ли он в действительности что-то, насколько это ново и интересно – никого не заботит. Патенты висят на стенах и никогда не идут в производство, коммерциализации никакой нет.

Кризис очень ощущается, поскольку основной объем патентования идет из-за рубежа. В связи с санкциями многие компании потеряли интерес к России. Но даже сейчас иностранные компании понимают ценность интеллектуальной собственности. Она настолько у них высока, что компании по-прежнему инвестируют в интеллектуальную собственность в России. Зарубежные инвесторы понимают: патент действует 20 лет, а кризис через пару лет закончится, так что, если вы сейчас не подадите заявку на патент, он потеряет мировую новизну и в России вы патент больше не получите.

Скульптура

Сейчас, когда рынок сжался, люди борются с конкурентами легальными способами, через защиту своей интеллектуальной собственности

Поэтому мы видим у наших коллег, больших зарубежных юрфирм, в составе которых несколько юридических практик, что если во многих практиках – таких, например, как корпоративная практика, M & A (слияния и поглощения. – Прим. ред.) – идет спад оборота, то по интеллектуальной собственности объемы не падают никогда. Это самая стабильная практика.

В большей степени мы работаем с российскими компаниями, и здесь мы спад, к сожалению, наблюдаем. Кризис – меньше оборота, меньше денег, начинают экономить, в том числе на товарных знаках и патентах. Однако выросло количество судов – активнее стали защищать свое. Сейчас, когда рынок сжался, люди отстаивают свои позиции, борются с конкурентами легальными способами, через защиту своей интеллектуальной собственности.

– И это реально работает?

– Работает. В 2014 году в России был создан Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он стал кассационной инстанцией для всех споров, связанных с интеллектуальной собственностью. СИП формирует понятные прозрачные правила, что помогает унифицировать всю практику. Она может не нравиться одному юристу, но она – единая, и это плюс.

Если раньше мы бегали в кассацию в разные округа и каждый округ считал по-своему, что такое нарушение, как считать компенсацию, в каком размере, то теперь мы понимаем, что рано или поздно попадем в СИП. И сейчас, когда судишься в регионах, гораздо эффективнее получается общаться с судом и доносить до него, что то или иное решение, которое собирается принять судья, может не соответствовать устоявшейся в России практике. Раньше тебе на это отвечали: «Мало ли что у вас там в Москве», не понимая, что Суд по интеллектуальным правам один для всей России.

Некоторые, особенно суды Санкт-Петербурга, славятся этим до сих пор. И очень часто мы петербургские решения «сносим» именно в Суде по интеллектуальным правам. Первая инстанция – «по-петербургски» судит, апелляция – «по-петербургски», а СИП уже по общероссийской системе. И возвращает нас обратно к тем же судьям.

Рано или поздно все смирятся с этим и начнут следовать общей практике, той, которая имеется. Это позитивная тенденция.

Качество судопроизводства повысилось, потому что СИП объединил профессиональных судей, которых специально готовили, кроме того, они занимаются только этими делами и разбираются в них лучше, чем обычный среднестатистический судья. Теперь на стадии кассации понимаешь, что попадешь в руки профессионалов, которые устранят ошибки низших инстанций. И сами низшие инстанции, понимая это, внимательнее относятся к делу, внимательнее читают справки СИПа, его постановления. Практика становится более единообразной.

– Вы сказали, что товарные знаки все чаще используются в конкурентной борьбе или при конфликте собственников/партнеров. Можно об этом поподробнее?

– Товарные знаки и патенты – это не только состязательный процесс в зданиях арбитражного суда, но и силовые операции ОМОНа. У нас существует уголовная ответственность за нарушение прав на патент – статья 147 УК РФ и статья 180 УК РФ – нарушение прав на товарный знак. Эти статьи работают, людей судят и сажают. Но чаще эти статьи используют для эмоционального воздействия на конкурента – все-таки это стресс, когда к вам с обыском приходит полиция, – и для того чтобы получить сведения об объемах коммерческой деятельности: изъять документы и использовать их в своих интересах. Это очень частая ситуация в нашей практике: приходят клиенты, у которых ОМОН арестовал склады, забрал компьютеры, вынул документацию, потому что они якобы нарушают патент на ту или иную технологию, которую они вообще-то используют с советских времен.

Поэтому надо быть осмотрительными, регистрировать все, что можно регистрировать на себя, и не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы защищаться. Если у вас есть свой патент, вы тут же его показываете и просите сотрудников полиции удалиться с вашей территории.

Сейчас довольно жесткие санкции за нарушение прав на товарные знаки. Если раньше правообладателю нужно было доказывать убытки, которые он понес, и суд определял возмещение, исходя из упущенной выгоды, то теперь есть возможность заявить о взыскании компенсации.

Есть два пути. Первый – это произвольная компенсация, по усмотрению правообладателя знака, она может составлять от 10 000 до 5 млн рублей. Второй – еще более крупная компенсация, когда стоимость контрафактного товара умножается на два и эта компенсация фактически не подлежит снижению, в судебной практике она удовлетворяется практически в полном размере. То есть, если вы продали продукции на 10 млн рублей, размер компенсации будет 20 млн независимо от размера прибыли, которую вы получили, – даже если ваша прибыль составила 200 000 рублей, суд это не интересует.

– Однако вам удалось изменить судебную практику и отстоять права своего клиента, которого обвинили в контрафакте и попытались взыскать с него компенсацию, умноженную на два.

– Суды и раньше снижали двойную компенсацию, но редко и бессистемно. Это был дискуссионный вопрос. На основе нашего судебного дела с Араратским винным заводом Экономическая коллегия Верховного суда написала, как руководствоваться постановлением Конституционного суда (сначала была практика КС, где говорили о возможностях и способах снижения компенсации по спорам о нарушении авторских прав, а потом Экономическая коллегия применила это письмо к нашему делу, говоря, что просто так снижать компенсацию нельзя, но в определенных случаях двойную компенсацию снижать можно), на что обращать внимание, когда снижать компенсацию, когда не снижать, и если снижать, то как это мотивировать.

– Расскажите про это дело подробнее.

– Араратский винный завод (АВЗ) из Армении много лет производил коньяк под названием АРАГАЦ. Экспортировал его в разные страны, в том числе в Россию. Потом завод на некоторое время с российского рынка ушел, а в 2013 году решил вернуться. Начал поставки своего коньяка в Россию, предварительно проверив, что в России такой коньяк никем не производится и не продается. В продаже такого коньяка действительно не было. Начались поставки. Но спустя какое-то время представители АВЗ – импортеры – получили иск на 12 млн рублей за ввоз в Россию контрафактной продукции.

Оказалось, что в России знак АРАГАЦ уже 10 лет как зарегистрирован, что стало для завода сюрпризом. Потому что в Армении этот знак также зарегистрирован (на АВЗ).

Само слово АРАГАЦ лишено правовой охраны, потому что это просто название высочайшей горы, региона виноделия, есть даже географическое указание на этот регион, и там это название само по себе зарегистрировать нельзя. С учетом единства экономического и правового пространства он не должен был быть зарегистрирован и в России. Но каким-то образом знак был зарегистрирован, устоял против аннулирования, и, используя его, российская компания стала предъявлять претензии к АВЗ.

Нам удалось выиграть суды, доказать, что российский правообладатель знака сам свой знак в достаточной мере не использовал, что АВЗ начал использовать этот знак намного раньше – задолго до его регистрации в РФ. И компенсацию снизили в 100 раз.

– Какие советы вы дали бы собственникам? Есть какой-то алгоритм защиты интеллектуальной собственности в спорных случаях?

– Даже если конкурент пытается регистрировать ваш товар на себя, не опускайте руки и, в свою очередь, подавайте заявки. Иногда судебные споры длятся годами, но и их можно выиграть. Приведу пример: один из крупнейших производителей мороженого в Санкт-Петербурге – Ленинградский хладокомбинат № 1 – более 10 лет судился с петрозаводской компанией «Холод Славмо», ставшей впоследствии нашим клиентом. Конфликт был вокруг бренда и оформления мороженого «Сахарная трубочка».

Была довольно запутанная история, кто первым начал производить рожок, кто первым назвал его именно «сахарная трубочка», первым начал использовать определенный дизайн упаковки. И у той и у другой стороны возникли сложности с доказательной базой, потому что история уходила вглубь 90-х и многие документы не сохранились.

Многие годы хладокомбинат № 1 и «Холод Славмо» судились с целью доказать, кому принадлежат права на упаковку, кто ее разработал и кто имеет право ее в дальнейшем использовать.

Маятник качался в разные стороны. Дело вели многие известные фирмы, в том числе Baker & McKenzie, «Городисский и Партнеры». В итоге процесс был выигран в пользу «Холод Славмо», мы доказали его права на дизайн упаковки, и после ряда успешных судебных решений хладокомбинат пошел на мировую, отказался от использования сходного дизайна и даже выплатил некоторую компенсацию.

– Какие рекомендации по выбору юриста вы можете дать крупному, малому и среднему бизнесу?

– Выбирайте компании, которые работают на рынке более 10 лет. Если компания открылась 1–2 года назад, естественно, ей нельзя довериться. У нее опыта нет.

Проверьте, есть ли у компании статус патентного поверенного. В штате должны быть патентные поверенные с профильной специализацией (по патентам на изобретения, по товарным знакам), и не один-два, а не меньше пяти – люди болеют, уходят в отпуск, а по вашей заявке иногда могут потребоваться срочные действия. У Роспатента есть жесткие сроки по ответам на уведомления, запросам, на оплату пошлин. Если вдруг по какой-то причине ваш поверенный не успеет это сделать в срок, вы просто потеряете заявку и вам придется начинать весь путь заново.

Кроме того, в компании должен быть и полноценный судебный отдел, который может просчитать риски и защитить ваши интересы уже на стадии подачи заявки, работая в связке с патентным поверенным.

Обратите внимание на офис – приличная компания не позволит себе сидеть в какой-то дыре.

Посмотрите общую статистику компании – насколько много работы она делает в том или ином направлении.

Если компания подает 500 заявок на товарные знаки и один раз в год заявку на патент, то, наверное, не надо идти сюда подавать заявку на регистрацию патента, но можно зарегистрировать товарный знак. Или, например, компания подает 600–700 заявок в год, но за 10 лет работы на рынке только единожды была в суде – скорее всего, не нужно обращаться к ней по защите ваших интересов в суде.

В зависимости от вашего вопроса вы должны узнать показатели компании в конкретном направлении. Пришли регистрировать знак – спрашиваете, сколько знаков в год подается, какова статистика, в том числе отказных решений по подобным заявкам, какие используются особые системы.

К примеру, у нас есть две системы. CRM-система управления бизнес-процессами, которая позволяет контролировать все сроки, – естественно, это положительно сказывается на качестве: мы не забываем платить пошлины вовремя. А вторая система – наша собственная база данных для проверки товарных знаков, что позволяет нам на совершенно ином уровне проверять товарные знаки, так как у нас есть все необходимые данные по подаваемым заявкам.

Всего две компании на рынке РФ владеют базами: мы и наш конкурент, но он ее продает всем, позволяя пользоваться ею за деньги, а мы своей базой не разрешаем пользоваться никому.

– Если, например, мне говорят, что у компании многолетняя насыщенная судебная практика, как это проверить?

– Это не так сложно. Зайдите на сайт Высшего Арбитражного Суда РФ и в разделе «Картотека» в поисковой строке вбейте фамилии юристов компании. Посмотрите, есть ли хоть один судебный акт с их фамилиями. К примеру, если вбить мою фамилию, их будет больше 300. Свидетельства поверенных можно проверить на сайте Роспатента – по фамилии выяснить, является ли юрист сертифицированным поверенным. Также на сайте Роспатента можно посмотреть, представителем какого количества знаков или патентов был патентный поверенный. Узнайте, с какими клиентами и как работает компания: разовая это была работа или постоянная, по сопровождению холдинга полностью. Посмотрите также отзывы клиентов на сайте компании.

– Насколько сегодня актуально такое явление, как патентные тролли? Были ли подобные примеры в вашей практике?

– Тролли существуют и по сей день. Мы думали, это понятие из 90-х вот-вот исчезнет, но они по-прежнему активны. Как это было раньше? Когда иностранные компании только собирались выходить на наш рынок, патентные тролли ехали за границу и все, что там видели, подавали в качестве заявок и пытались регистрировать в качестве товарных знаков. На тот момент были низкие пошлины, поэтому заявки подавались не сотнями, а тысячами, и даже если из этой тысячи выстреливало десять, тролль зарабатывал огромные деньги. Вложив в заявку 1000 рублей, он мог продать ее по цене 100 000 долларов. Я знаю про подобные сделки – тролли продали товарные знаки известным автопроизводителям.

Потом государство начало совершенствовать способы противоборства c троллями. Повышались пошлины, рос уровень правосознания экспертов Роспатента, применялись все новые и новые механизмы для отказа, ранее неизвестные, такие как недобросовестная конкуренция, злоупотребление правом со стороны того или иного лица при регистрации товарного знака.

Это привело к тому, что тролли старой формации ушли – осталась лишь пара компаний, которые по-прежнему подают заявки тысячами, но теперь не платят пошлины, а подают и ждут, не будет ли подана аналогичная заявка. Жертвами таких троллей чаще всего становятся предприниматели, которые: а) вообще не думают о своей интеллектуальной собственности и успевают довольно широко раскрутиться; б) на начальной стадии прибегают к использованию бесплатных баз в интернете для проверки своего товарного знака перед подачей.

Вы поймите, базы бесплатны не просто так. Кто-то их содержит и пополняет. И этот «кто-то» заинтересован в чем-то, раз дал вам возможность совершенно бесплатно проверить свое обозначение – не зарегистрировано ли оно. В результате через некоторое время вы либо получите коммерческое предложение от юрфирмы, которая эту базу, возможно, содержит, выкупить ваш товарный знак; либо тождественная заявка на ваш товарный знак для тех же товаров и услуг через несколько часов подается троллем, которому принадлежит эта база.

Сегодня тролли стали изощреннее. Они прорабатывают тот или иной проект, находят схожий товарный знак и пытаются его выкупить, регистрируют на себя и, уже имея товарный знак, ранее принадлежавший другому лицу, предъявляют претензии к проекту. Сумма таких сделок начинается иногда от 5 млн рублей. Есть и другие тролли, которые просто воруют ваш товарный знак: подают на регистрацию договор с поддельной подписью и печатью, несколько раз этот товарный знак переуступают и затем предлагают вам же его купить, что будет дешевле и быстрее, чем судиться. Я считаю, что это преступление и с ним надо бороться.

Иногда троллем становится конкурент: когда одна компания подает заявки на товарные знаки своего конкурента или пытается запатентовать продукцию, которую конкурент производит 10–20 лет, это те же самые тролльные действия. Только это не тролль-профессионал, а тролль-любитель- конкурент, который решил таким образом бороться с вами.

Георгий Дмитриев

В печатной версии название материала — «Патент на спокойствие» (журнал «Управление бизнесом», № 38, ноябрь, 2017 год).

Похожие сообщения

Комментарии закрыты.

Наверх
X